인기 막걸리 제품인 '지평막걸리'와 유사한 이름으로 막걸리를 판매한 회사가 지평주조에 배상금 1억원 지급하라
사실관계
1925년 설립된 지평주조는 탁주와 막걸리를 제조·판매하는 업체다. 그런데 2016년 상호에 '지평'이 포함된 막걸리를 제조·판매하는 A사가 설립됐고, A사는 설립 후 생지평, 지평생, 원지평 등 '지평 막걸리'와 유사한 이름을 사용, 막걸리를 판매했다.
이에 지평주조는 A사가 우리 상표권을 침해했다며 소송을 제기했다.
판결내용
서울중앙지법 민사61부(재판장 권오석 부장판사)는 B씨는 거래처에 A사의 막걸리 제품을 배달하면서 '지평양조장'이라고 기재된 명함을 사용했는데, 지평양조장은 약 100년 전 처음 지평주조의 양조장이 설립됐을 때부터 사용된 명칭이다. B씨가 이 같은 명함을 사용하는 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 마치 B씨가 지평주조의 직원이거나 B씨가 납품하는 A사의 막걸리가 지평주조의 상품이라고 혼돈하게 할 위험이 상당히 높다.
특히 A사의 상호가 지평양조장이었던 적은 한 번도 없으므로, B씨가 이 명함을 사용하면서 지평주조의 표장을 사용한 제품을 공급한 이상, B씨가 A사의 상표권 침해행위에 가담했다고 볼 수 있다.
B씨는 '관련 민사사건이 확정되기 전까지 A사가 법률전문가의 조언에 따라 지평이 들어간 표장을 사용했으므로 상표권 침해의 고의 또는 중과실이 인정되지 않는다'고 주장했지만 단지 법률전문가의 조언을 받은 사실이 있다는 것만으로 고의 또는 중과실이 부정된다고 보기 어렵다.
앞서 법원이 A사 등록상표의 사용을 금지하는 가처분 결정을 했기 때문에 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 믿은 데에 정당한 사유가 있다고 볼 수 없다며 지평막걸리를 제조하는 지평주조가 A사와 이 회사 이사인 B씨를 상대로 낸 손해배상청구소송(서울중앙지방법원 2019가합531443)에서 A사의 매출액 등을 고려해 B씨와 A사는 지평주조에 1억원을 지급하라며 원고승소 판결했다.
서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합531443 판결 손해배상(기)
【사건】 2019가합531443 손해배상(기)
【원고】
주식회사 지○주조,
소송대리인 법무법인 정성 담당변호사 강명진
【피고】
이AA,
소송대리인 법무법인 서상 담당변호사 박준용
【변론종결】 2020. 6. 10.
【판결선고】 2020. 7. 10.
【주문】
1. 피고는 농업회사법인○○조 주식회사(등록번호: 134311-002****, 주소: 경기 양평군) 및 한BB(195*. *. *.생, 주소: 경기 양평군)과 공동하여 100,000,000원 및 이에 대하여 2019. 6. 14.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
이CC은 1925년경 경기 양평군 지○면 ○○○○로**번길 **에 있는 ‘지○양조장’에서 ‘지○주조’라는 상호로 탁주와 막걸리를 제조·판매하였다. 이CC은 1960년경 원고의 대표이사 김DD의 조부인 김EE에게 지○주조의 영업을 양도하였다. 이후 김DD은 조부와 부친으로부터 지○양조장을 비롯한 지○주조의 영업을 승계하여 2010. 4. 1. ‘지○주조장’이라는 상호로 탁주 제조에 관한 사업자등록을 하고 지○양조장에서 막걸리를 제조·판매하였다. 김DD은 2016. 5. 13. 개인사업체이던 지○주조를 법인사업체로 전환하여 주류 제조 및 도·소매, 판매업을 목적으로 하는 원고를 설립하였다. 원고는 설립과 동시에 김DD으로부터 지○양조장을 비롯하여 지○주조의 영업을 일체로 승계하고 2016. 12. 12. 이 사건 등록상표권의 전부이전등록을 마친 후 이 사건 등록상표를 사용하여 ‘지○생막걸리’라는 이름의 막걸리를 생산·판매하고 있다.
다. 이 사건 회사의 표장 사용
농업회사법인○○조 주식회사(이하 ‘이 사건 회사’라 한다)는 2016. 7. 26. 양조주류 제조 및 판매업 등을 목적으로 하여 설립되었는데, 설립 당시 상호는 ‘농업회사법인 지○양조 주식회사’였다가, 2017. 4. 14. ‘농업회사법인원지○양조 주식회사’로, 2019. 4. 17. 현재의 상호로 각 변경되었다. 한BB은 이 사건 회사의 대표이사이고, 피고는 한BB의 아들로서 위 회사의 사내이사, 이FF은 한BB의 남편이자 피고의 아버지로서 위 회사의 감사이다. 이 사건 회사는 설립 이후 ‘지○’, ‘생지○’, ‘지○생’, ‘원지○’, ‘원지○생’ 등의 표장(이하 ‘침해 표장들’이라 한다)을 사용한 막걸리를 생산하여 판매하였다.
라. 관련 소송의 경과
1) 관련 민사판결
원고는 서울중앙지방법원에 이 사건 회사를 상대로 하여 이 사건 회사가 침해 표장들을 사용하여 막걸리를 생산·판매하는 행위는 이 사건 등록상표를 포함한 원고의 상표권 침해행위에 해당하거나 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목 또는 나목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서 침해 표장들의 사용금지, 침해품 폐기 및 ‘지○’ 부분 상호 말소등기 등(손해배상 청구는 제외)을 구하는 소를 제기하였다.
이에 대하여 서울중앙지방법원은 2017. 11. 17. 이 사건 회사의 위 행위가 이 사건 등록상표를 포함한 원고의 상표권을 침해하는 행위에 해당한다는 이유로 청구취지 중 일부 특정되지 않는 부분을 제외한 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다(서울중앙지방법원 2017가합523448). 이 사건 회사가 이에 불복하여 항소하였으나 특허법원은 2018. 10. 5. 이 사건 회사가 침해 표장들을 사용한 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다(특허법원 2017나2622). 이 사건 회사가 상고하였으나 대법원이 2019. 2. 14. 상고를 기각하여 위 판결은 그대로 확정되었다(대법원 2018다281593).
2) 관련 형사판결
이 사건 회사와 한BB은 2019. 5. 20. 수원지방법원 여주지원에서 2017. 4.경부터 널리 인식된 이 사건 등록상표와 유사한 ‘원지○’ 표장을 사용하여 원고의 상표권을 침해하고 원고의 상품과 혼동하게 하는 부정경쟁행위를 하였다는 범죄사실에 대하여 유죄가 인정되어, 한BB은 징역 1년, 이 사건 회사는 벌금 2,000만 원을 선고받았다(수원지방법원 여주지원 2018고단761). 한BB이 항소, 상고하였으나 모두 기각되어 위 판결이 확정되었다(수원지방법원 2018노2799, 대법원 2019도13706).
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1 내지 3, 9 내지 14, 27, 29 내지 31, 42, 43, 46 내지 48, 50, 55호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함. 이하 같다), 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장(선택적 청구원인)
1) 이 사건 회사는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장들을 사용하여 원고의 상표권을 침해하였다. 또한 이 사건 등록상표는 국내에 널리 인식된 원고의 상표이고 이 사건 회사는 이와 동일·유사한 표장을 사용하여 원고의 상품과 혼동하게 하였으므로, 위 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목의 부정경쟁행위에 해당한다.
2) 한BB과 피고는 이 사건 회사의 이사로서 위 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 관련된 업무를 집행한 공동불법행위자이다. 피고는 이 사건 회사 및 한BB과 공동하여 원고에게 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.
나. 피고의 주장
1) 피고는 이 사건 회사에서 명의상 사내이사에 불과하고 실질적으로 제품 배달 등 실무만 처리하는 직원이었다. 피고는 이 사건 회사나 한BB의 불법행위에 관여하지 않았고 피고의 행위와 원고의 손해발생 사이에 인과관계도 없다.
2) 피고에게는 상법 제401조에서 정한 고의 또는 중대한 과실이 없다.
3. 판단
가. 손해배상책임의 발생
앞서 기초사실에서 본 침해 표장들의 사용 경위, 관련 민사판결 및 형사판결의 경과 등에 비추어 볼 때, 이 사건 회사와 한BB이 이 사건 등록상표와 동일·유사한 침해 표장들을 사용함으로써 원고의 상표권을 침해한 사실을 충분히 인정할 수 있다.
나아가 앞서 든 증거와 갑 16, 25, 26호증, 을 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 볼 때, 피고는 이 사건 회사와 한BB에게 적극 가담하여 원고의 상표권을 침해하였거나 적어도 그러한 침해행위에 관하여 중대한 과실로 이사의 임무를 게을리하였다고 보는 것이 타당하다. 피고는 이 사건 회사 및 한BB과 공동하여 원고에게 상표권 침해행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.
1) 이 사건 회사는 피고의 부모가 대표이사 및 감사이고 피고 본인도 사내이사로서 전형적인 가족경영 체제로 운영되고 있으므로, 의사결정이나 업무집행 과정에서 다른 일반적인 회사보다 훨씬 긴밀한 상호 의사소통이 이루어졌을 것으로 보인다. 피고가 단순 노무만 제공하였다는 내용의 을 1호증 기재는 믿기 어렵다.
2) 이 사건 회사는 지○양조장 및 지○주조가 90여년 이상 운영되어 고도의 주지성을 획득한 이후에 설립되었는데, 설립 당시부터 이 사건 등록상표인 ‘지○’을 상호에 포함하고 침해 표장들 중 ‘지○’, ‘생지○’을 사용한 막걸리를 제조·판매하였다. 김DD은 기초사실에서 본 관련 민사 본안소송 이전에 수원지방법원 여주지원에 이 사건 회사를 상대로 하여 이 사건 등록상표의 사용금지를 구하는 가처분을 신청하였고, 위 법원은 2017. 1. 31. 이 사건 등록상표의 사용을 금지하는 가처분 결정을 하였다.
이에 이 사건 회사는 상호 중 ‘지○’ 부분을 ‘원지○’으로 변경하고 침해 표장들 중 ‘원지○’을 사용하여 재차 막걸리를 제조·판매하였다. 이 사건 회사는 2019. 2. 14. 관련 민사 판결이 확정된 후에서야 비로소 ‘지○’을 제외한 현재의 상호로 변경하였다. 위와 같이 이 사건 회사가 원고와 2년간 법적 분쟁을 겪으면서 상호를 두 번이나 변경하는 과정에서 피고가 이 사건 회사 및 한BB의 상표권 침해행위를 몰랐다고 보기 어렵다.
3) 피고는 지정상품을 막걸리 및 막걸리 도·소매업으로 하여 2016. 11. 4. ‘지○생’의 상표등록을, 2017년경에는 ‘원지○’의 상표등록을 각 출원하였다. 피고가 두 차례에 걸쳐 침해 표장들의 상표등록을 출원한 행위는 이 사건 회사가 침해 표장들을 사용하는 데에 가담한 것으로 볼 수 있고, 을 2호증의 기재만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하다.
4) 피고는 거래처에 이 사건 회사의 막걸리 제품을 배달하면서 “지○양조장(주) 본부장 이AA”라고 기재된 명함을 사용하였는데, 위 ‘지○양조장’은 이CC이 약 100년 전 처음 양조장을 설립했을 때부터 사용한 명칭으로서, 피고가 위와 같은 명함을 사용하는 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 마치 피고가 원고의 직원이거나 피고가 납품하는 이 사건 회사의 막걸리가 원고 상품이라고 혼동하게 할 위험이 상당히 높다. 피고는 이 사건 회사의 상호가 기재된 명함을 지급받아 사용하였을 뿐이라고 주장하나, 이 사건 회사의 상호가 ‘지○양조장 주식회사’였던 적은 한 번도 없으므로 피고가 위 명함을 사용하면서 침해 표장들을 사용한 제품을 공급한 이상 이 사건 회사와 한BB의 상표권 침해행위에 가담하였다고 볼 수 있다.
5) 피고는 관련 민사판결이 2019. 2. 14. 확정되기 전까지 이 사건 회사가 법률전문가의 조언에 따라 침해 표장들을 사용하였으므로 상표권 침해의 고의 또는 중과실이 인정되지 않는다고 주장한다. 그러나 단지 법률전문가의 조언을 받은 사실이 있다는 것만으로 고의 또는 중과실이 부정된다고 보기는 어렵고, 앞서 본 것과 같이 수원지방법원 여주지원이 2017. 1. 31. 이 사건 회사에 대하여 이 사건 등록상표의 사용을 금지하는 가처분 결정을 하였으므로, 을 2, 4, 5호증의 각 기재만으로는 위 가처분 결정 이후에 이 사건 등록상표가 포함된 침해 표장들을 사용하는 행위가 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 믿은 데에 정당한 사유가 있다고 볼 수 없다. 피고의 주장은 이유 없다.
나. 손해배상의 범위
원고는 상표법 제110조 제3항에 따라 이 사건 회사와 한BB, 피고(이하 ‘피고 등’이라 한다)의 상표권 침해행위로 인하여 이 사건 회사가 2017. 5.경부터 2019. 4.경까지 얻은 이익액을 손해액으로 주장한다. 그러나 제출된 자료만으로는 위 기간 상표권 침해행위로 인한 이 사건 회사의 이익액을 구체적으로 산정하기에 부족하고 달리 이를 산정할 자료가 없다.
피고 등의 상표권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하는 것이 성질상 극히 곤란하므로, 상표법 제110조 제6항에 따라 앞서 든 증거와 갑 28, 44, 56, 57호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 기초하여 원고의 손해액을 120,000,000원으로 인정한다.
① 2017. 5.경부터 2019. 4.경까지 이 사건 회사의 매출 합계액은 359,111,636원(부가가치세 별도)이다.
② 이 사건 회사의 판매처들이 서울, 경기 지역에 널리 흩어져 있는 점, 막걸리 제품은 유통기한이 1개월 정도로 짧고 냉장보관이 필수적인 점 등을 고려하면, 운송비, 보관비 등의 비용이 상당히 지출되었을 것으로 보인다.
③ 이 사건 등록상표가 막걸리 시장에서 가지는 신용과 명성을 고려할 때 이와 유사한 침해 표장들의 사용은 이 사건 회사의 매출에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보이나, 주류 유통 과정의 특성에 비추어 판매처를 확보하기 위한 피고 등의 노력도 매출 증대에 기여하였을 것으로 보인다.
다만 원고가 한BB으로부터 20,000,000원을 변제받은 사실을 자인하고 있으므로, 피고는 이 사건 회사 및 한BB과 공동하여 100,000,000원(= 120,000,000원 - 20,000,000원) 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달일 다음날인 2019. 6. 14.부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
